Decisión de la OMPI sobre el nombre de dominio «turismebarcelona.com»
publicado el 26 marzo 2009
Categorías: Dominios / Marca / Marcas / OMPI / Propiedad Industrial / Resoluciones / WIPO
La OMPI hacía pública ayer la decisión tomada por el experto en el caso del procedimiento extrajudicial para el nombre de dominio «turismebarcelona.com». En este caso el demandante, Turisme de Barcelona que tal y como se recoge en la decisión es el organismo oficial que se constituyó en 1993 por el Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara de Comercio demandaba al titular del nombre de dominio y solicitaba la cesión de dicho nombre basándose en:
El Nombre de Dominio es idéntico a las marcas registradas titularidad
La Demandante es la única legitimada para utilizar legalmente la expresión “Turisme Barcelona” en España.
El Demandado se está aprovechando ilícitamente de la marca TURISME DE BARCELONA a través del registro y uso del Nombre de Dominio, conducta que se encuadra claramente en los requisitos exigidos por la Política para el cumplimiento del tercer requisito.
Por contra el demandado se defendía alegando:
Su empresa tiene como actividad la explotación de portales turísticos en Internet y como interés legítimo la explotación de cuatro portales dedicados a cada una de las provincias de Cataluña.
Son propietarios de dichos portales desde hace seis años.
El Demandado no ha pretendido en ningún caso hacer competencia desleal al Demandante, pues el Nombre de Dominio no coincide exactamente con la denominación de la marca registrada a favor del Demandante.
Las palabras “Turisme” y “Barcelona” son públicas y no registrables como también en su momento la OEPM les comunicó y de ello son bien conocedores.
El experto, en este caso, decide la cesión del nombre de dominio al demandante basándose en que se cumplen los 3 requisitos exigidos por la política de resolución de controversias. Lo más interesante y clarificador se recoge en el punto sobre la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio:
Si esos son los hechos más relevantes, y, además, tenemos en cuenta que las marcas de la Demandante fueron registradas en 1994, salvo la comunitaria que lo fue con efectos desde 19 de julio de 2000, y que el Nombre de Dominio fue registrado el 13 de junio de 2003, y la amplia difusión dada a la actividad de la Demandante, el Experto no puede evitar concluir que el Demandado conocía de dicha actividad, y que mediante el registro del Nombre de Dominio tenía como intención perturbar la actividad comercial de un competidor, circunstancia ésta que es considerada como una prueba de registro y uso de mala fe por la Política. Incluso podría considerarse que estamos ante la causa prevista en la letra iv) del parágrafo 4.b) de la Política, puesto que entre la denominación registrada como marca a favor de la Demandante y el Nombre de Dominio existe una indudable semejanza que puede llevar a cualquier usuario de Internet a confusión con la marca de aquélla y a estimar que existe una afiliación o un patrocinio entre una y otra.
Por último, el Experto quiere señalar que la comparación entre los términos enfrentados, a efectos de la concurrencia de este tercer requisito, no puede hacerse, como pretende el Demandado, aisladamente, esto es, tomando la palabra “Turisme”, por un lado, y la palabra “Barcelona”, por otro. Evidentemente, ambas por separado son palabras genéricas: no asociables a nadie en particular, ni apropiables por nadie en exclusiva. Pero no es éste el caso, ya que lo registrado como marca es TURISME DE BARCELONA y el Nombre de Dominio es precisamente <turismebarcelona>: así, de entre las variaciones posibles para aludir a un portal turístico relativo a la provincia de Barcelona, habría que preguntarse por qué eligió el Demandado justamente las palabras que más representan o se asemejan a la marca registrada a favor de la Demandante. No puede ser ello una casualidad, por lo que la intención de querer entorpecer o dificultar el acceso a Internet de la Demandante por parte del Demandado parece evidente.
Dejo abierto el debate… 😉